中国政法大学教授、博士生导师
知识产权研究中心副主任
北京大学法学博士
中国人民大学法学博士后
一、是否申请专利的决策
企业技术创新成果产生后，处理的途径有申请专利、作为技术秘密保密与公开成果三种形式。一般地讲，公开成果只是在特定的情况下作为一种战略手段才采用。通常面临的是申请专利与作为技术秘密保密的决策。究竟是申请专利还是作为企业技术秘密保护，这其中要考虑到多种因素。鉴于篇幅关系，下面我们主要讨论申请专利这个问题。
申请专利是企业技术创新获得专利权的唯一途径，也是企业实施专利战略的基础性工作。申请专利获得专利权后，企业就可以拥有专利权的高度独占性，从而赢得市场竞争优势，获得法律的严格保护，有效地防止他人擅自实施。因此，原则上讲企业对其创新成果只要具备专利性，就应当考虑申请专利，从而获得专利法的保护。
但是，申请专利并非在任何情况下都是合适的。有些技术创新成果不在专利保护范围之内从而无法通过申请专利获得专利保护，获得专利后每年要缴纳的年费，发明的经济利用价值，申请专利文件公布后最终为获得专利权的损失，这些都是企业必须要考虑的因素。当某项创新成果具有专利性，构成专利主题时，在哪些情形下具有申请专利的必要性呢？
1. 从竞争战略角度考虑应申请专利的情形，这类情形主要有：
（1）技术比较复杂、竞争对手难以绕过去的比较重要的技术创新成果，如企业的基本发明。
（2）通过申请专利能有效地控制竞争对手的技术创新成果，如日本企业向我国大量申请稀土制品技术专利就是从遏制我国企业竞争的角度考虑的。
（3）通过专利申请和确权能有效地防止竞争对手控制自己。这种方法也就是所谓的“圈地”， 其权利要求和技术说明往往很宽泛，能最终付诸实施的实际上只是一部分。例如，为了防止竞争对手对自己研究、开发的技术成果申请专利，企业对自己打算不实施的发明创造申请专利。
（4）为迷惑竞争对手而制造假象申请专利。即借不具备专利申请条件的项目申请专利，迷惑对手。
2. 从技术开发难度的角度考虑应申请专利的情形，这类情形主要有：
（1）竞争对手容易通过反向工程获得该发明创造成果技术要点的；
（2）属于那些市场潜力较大但创造性较低的发明创造成果。这类成果由于创造性较低，能比较容易地由他人开发出来，应及时申请专利，否则容易坐失商业机遇。
3. 从法律保护与利用角度考虑应申请专利的情况
企业申请专利的目的不在于自己利用，而主要是实施专利有偿转让战略时，有必要申请专利。另外，考虑专利产品容易被他人仿制，也有必要申请专利。
4. 从市场的角度考虑应申请专利的情形
对那些市场应用前景好、经济价值大的创新成果，一般应申请专利。企业在专利申请前对该技术实施的市场前景、潜在消费者、国内外市场动态等做出比较全面的了解，有助于正确决策是否申请专利。市场因素还涉及到企业对新开发的产品抢先占领市场的问题，因为一旦市场被竞争对手抢了先机，将给企业造成极大的被动，而抢占市场先机的重要手段是将新技术“披上专利的铠甲”。 另外，在有的情况下，当市场前景不很明朗时，也有必要申请专利，这是因为，今天没有市场不等于明天没有市场。在有些情况下需要做出必要的市场储备。如果企业因对潜在的巨大市场没有准确的预见而没有申请专利，有时就会造成战略性损失。
一、 申请时机的决策
申请时机之所以成为专利申请的一个战略因素，是因为世界上绝大多数国家在专利确权上都实行先申请原则或者说申请在先原则。该原则的基本内容是，两个或两个以上的人就同样的发明创造申请专利，专利权授予最先申请的人。因此，及时申请专利是十分重要的，否则可能会让竞争对手捷足先登，使自己反而受他人约束。
专利申请时机究竟以哪天为好，应当根据企业某项特定的技术创新成果而定，依据不同的发明创造选择不同的申请时间，并不存在一个统一的模式。但是，在确定适当的申请时机方面，以下原则是值得重视的:
1. 充分考虑竞争对手目前的状况，特别是研究相同发明创造的可能
如果竞争对手目前还无力研究出同样的成果，那么不必急于申请。当竞争对手已完成该产品的研发，准备批量投入生产时，此时立即申请专利保护是非常合适的。对自己具有优势、竞争对手在短期内难以做出同样的发明创造的，可以推迟一点申请专利，一般可以等到竞争对手快要追上时再申请专利。这样做的好处是避免了技术被过早地公开而给竞争对手以可乘之机，同时也延长了技术的保护期限。但是，如果本企业的技术创新成果同时有多家企业或者其他主体在进行研制，那么应抢先申请。特别是当竞争对手多，而市场需求又很强或者技术容易被模仿时，企业应毫不犹豫地尽快申请专利。
2. 注意技术创新阶段的保密，以免技术被人公开而丧失新颖性
我国《专利法》在界定新颖性的时间标准方面，采用申请日标准。申请前的保密工作对确保新颖性具有重要意义。一般而言，企业在申请专利前不宜急于召开新闻发布会、成果鉴定会，也不宜在一般展览会、报刊杂志等领域披露发明创造的细节。如果他人对企业拟申请专利的技术感兴趣而需要许可使用该技术，则应当与其签订保密协议，明确约定违反协议的法律责任。这样即使他人擅自泄露了发明创造的内容的，根据我国《专利法》规定，该发明创造仍不丧失新颖性。
3．防止专利过早申请
专利先申请原则对专利的及时申请提出了要求，但是，申请专利的时间也并不是说越早越好。过早申请也会存在一些缺陷。例如，在企业技术创新成果尚未成熟时过早申请专利，由于不具备授予专利权的条件而会影响专利权的获得；过早申请由于申请文件准备匆忙，可能影响专利申请的成功；过早申请等于是向竞争对手过早地暴露了自己的技术秘密，有可能使其在短时期内赶上甚至超过自己，使自己的专利申请尚未授权就被淘汰。此外，过早申请也等于未来专利权的过早结束，因为包括我国在内的许多国家在对专利权的期限计算上都是以申请日为起算日的。
4. 对于企业的基本发明专利申请的时间，除考虑到基本发明本身的状况外，还要考虑其应用研究和周边研究的成熟度
原则上，为防止其他企业或其他竞争对手以基本发明为基础展开外围研究，或者抢先申请应用发明专利覆盖自己的基本发明，企业一般应等到在基本发明的应用研究或周边研究大体成熟后再申请基本发明专利。要考虑本企业基本发明与外围研究开发成果专利申请的协调，防止单纯申请基本专利公开技术方案后让竞争对手多头开发外围专利技术，反过来限制自己。企业也应对围绕基本专利的周边技术或者对基本专利所做的改进及时申请外围专利，在基本专利外再形成一层“技术壁垒”，使竞争对手无法攻破。否则，一旦被竞争对手所利用，申请基本发明专利的企业仍将处于被动地位。
对于方法专利申请而言，可在提出实施方案并进行小试成功后，即着手办理产品配方主要工艺专利申请。对于产品发明则应尽早提出专利申请。
三、专利申请种类的选择
在我国可以申请专利的种类有发明、实用新型和外观设计。根据发明专利的特点，企业在下述情况下应考虑申请发明专利：
(1) 涉及制造方法、化学方法、生物方法，将产品（主要是物质）用于新用途的方法方面的发明创造；
(2) 重大的发明创造，特别是创造性程度很高的发明创造、开辟一个全新技术领域的发明创造、打破长期技术偏见的发明创造、取得意想不到效果的发明创造；
(3) 无固定形状产品的发明创造；
(4) 希望给予较长保护期的发明创造，如药品等。
从专利实践中大量的实用新型申请案看，实用新型一般是具有具体的、确定的结构和构造的空间形体，而且往往是具有一定空间形体的可移动物。实用新型专利保护期比发明要短，创造性程度要求也低一些，并且审批程度比较简单，申请费用也低一些。
外观设计实际上是对产品的外表所作的设计，它必须与产品有关并与使用该外观设计的产品结为一体。如果企业准备申请专利的发明创造是一项有固定形状的产品的新设计，应考虑申请外观设计专利。但当该产品也构成实用新型时，也可以同时申请实用新型专利。
还应当说明的是，在具体的申请实践中，企业可以同时申请两种或两种以上专利保护形式，以使各种专利申请形式取长补短。例如，一种发明创造可以同时申请发明专利与实用新型专利。一般地说，实用新型专利申请将首先获得授权，因为发明专利申请的审批周期较长。当发明专利申请授权后则可以视情况放弃实用新型专利权。这样做的优点在于利用实用新型专利审批周期较短的特点，尽快获得专利保护。另外，企业还可以利用我国《专利法》中国内优先权的规定，实行申请专利种类的转换。也就是说，在专利优先权期间内，作为申请人的企业可就已申请发明专利提出相同主题的实用新型专利申请，或者就已申请的实用新型专利申请发明专利。
四、专利申请保护范围的选择
专利申请的保护范围是由专利申请的权利要求书确定的。根据专利法原理，专利权利要求书是用技术特征的总和表示发明或实用新型的技术实质内容的。权利要求书起着界定专利申请请求保护的范围以及专利保护范围的作用，也是判断他人是否侵权的依据。
企业在确定专利申请保护范围的问题上，为防止竞争对手实施“绕过策略”，可以实施相应的“反饶过策略”。基本思路是，将专利技术人员以外的技术人员假定为专利权人的竞争对手，从两种相反的角度评估专利申请，对竞争对手可能采取的饶过策略加以考虑，然后对专利申请的权利要求书进行适当修改，以使权利要求书确定的保护范围尽可能扩大，将专利保护范围扩大到竞争对手可能想得到的技术范围。“反饶过策略”的目的在于阻止竞争对手运用“饶过策略”对付自己的专利，实施的基本要点是抢在竞争对手之前“饶过”自己的专利并就此再申请专利，防止竞争对手通过采用与自己首先发现的方法相同的方法饶过自己的专利。
五、专利申请具体策略的选择
企业在专利申请时，从竞争战略的角度考虑，为防止竞争对手洞悉自己的战略意图，或者为防止被竞争对手实施反控制手段，需要讲究一些策略。例如集中申请策略和分散申请策略就是两种值得考虑的方式。就集中申请策略而言，企业在面对竞争对手基本专利包围时，为给对手实施反包围或为有效保护自己的专利范围，可以根据情况集中申请大量专利。就分散专利申请策略而言，企业在出现开拓性的发明创造或者有重大改进性发明创造时，可以先在总方向上申请基本专利，然后将基本专利派生出的不同分支的发明创造以隐蔽形式申请专利，使竞争对手难以收集到自己的情报。如实施申请人变换策略、申请撰写的隐蔽策略，如在专利申请的整体写法上避免将其与作为源头的基本专利申请联系在一起，从而起到分散隐蔽的作用。
“收费门策略”也是申请专利的一种策略。这一策略的具体做法是：先对包含竞争对手技术在内的技术作一综合分析研究，从中发现以后的研究方向。然后再具体研究、预测以后的发展趋势。最后，“跳过”目前的研究阶段，抢先提交专利申请，将下一研究阶段可能出现的新技术以非常宽的权利要求加以覆盖——即使对采用这些新技术的产品结构只是一个模糊的概念。一旦专利申请获得批准，对与自己获得的专利相关的工业领域来说就可以像是高速公路收费门一样，当实际的产品发展到自己的专利水平时，要求“路过”自己的专利时交纳“过路费”。
另外，在专利申请策略中，如果是涉及到对竞争对手专利的反控制，则可以采取绕开对方专利的策略。根据专利侵权理论，如果被告使用了原告独立权利要求的全部必要技术特征，则构成专利侵权。如果被告没有使用原告专利独立权利要求的全部，而只是使用了其中一部分，或者被告使用的某一技术特征与原告独立权利要求的对应特征存在本质区别，那么被告行为不构成专利侵权。从这一原理出发，企业在研究竞争对手专利的基础之上，可以改变或者放弃竞争对手专利的独立权利要求中的某一个或者某一些必要技术特征。例如，如果对方专利是产品专利，则改变其产品结构或组成；如果对方专利是方法专利，则改变工艺条件或者简化工艺步骤,目的是为了避免侵权。实施饶过策略通常包含略部件法、使用新材料法、改进技术原理等手段，实施这一策略可以有效地抗制竞争对手。
六、专利申请国别的选择
专利的地域性特征决定了企业只有在其他国家申请专利才能在该国获得专利保护。企业到国外去申请专利是实施专利技术输出战略的重要前提，也是企业开拓和占领国际市场的重要手段。一般地说，企业到国外申请专利取决于占领国际市场的需要。为正确地确定专利申请国，企业应制定在国外专利确权的战略。
